首页 >>> 公司新闻 >

公司新闻

由**案例理解技术贡献与功能性限定的解释
作者简介：周雷鸣，2002年进入**局电学发明审查部，2005年调入**复审委员会，2012年上海**人民法院工作交流，被评为优良审查员、优良审查员导师、复审委业务专家、局骨干人才等，参加过《**法实施细则》修改专题研究、《**审查指南》修订和多个局学术委员会课题研究。



       在侵权判定中，采用功能性限定的产品权利要求的保护范围的边界划分是按照《*高人民法院关于审理侵犯**权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。从司法实践来看，功能性限定技术特征的解释除了遵循上述解释采用具体实施方式及其等同外，仍需要考虑发明对技术**的贡献，以确定**权的保护范围，从而使**保护范围与**对技术的贡献相适应。

       一、功能性特征范围确定中包含了对技术**的考虑

       功能性限定是指，一项权利要求中如果不是采用结构特征或者操作步骤特征来定义发明，而是采用零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者产生的效果来定义发明。**权人采用功能性限定特征，一般是希望如此撰写的权利要求能够覆盖实现其功能的所有实施方式，从而使其权利要求具有更宽的保护范围。 但是，**权的保护是以技术公开来换取技术保护，这需要说明书提供更多的技术信息，才能与获得的宽的保护范围相匹配。笔者认为，虽然本领域的技术人员知晓本领域的现有技术和普通技术知识，并具有常规试验的能力，对其技术方案进行变换，得出新的技术方案，但是存在发明人没有想到采用现有的技术手段实现其发明目的的可能，因此功能性特征保护范围确定中还需要包含对技术**的考虑。

       宁波悦祥机械制造有限公司与上海昶意机械制造有限公司侵害发明**权纠纷案件的独立权利要求为一种折叠车架，包括前车架和后车架及踏板，其特征在于：还包括控制前车架和后车架间夹角变化的锁定装置，所述前车架的后端与后车架的前端与踏板的中部三处共同铰接在同一根铰轴上，所述锁定装置的前部与前车架连接，所述锁定装置的后部与后车架连接。

       侵权判定中，经过比对认为，仅被控侵权产品的气弹簧结构与涉案**的控制前车架和后车架间夹角变化的锁定装置不相同。二审法院认为，涉案**说明书在“背景技术”部分记载，现有技术的折叠车架锁定过程繁琐，整车折叠后的结构仍不够紧凑、体积较大以及现有滑板车的车架不能折叠。另外，说明书记载，折叠车架折叠时只需将锁定装置解锁，使前车架与后车架间的夹角等于或接近180度即可；展开时使前车架与后车架间的夹角复位到合适的范围内即可，锁定装置则自锁；说明书附图提供折叠车架的五个实施例分别使用不同结构的锁定装置。涉案**是通过对锁定装置的**使得车架能够折叠，权利要求中的锁定装置不是采用结构特征来定义，而是采用锁定装置在发明中所起的作用、功能来定义，因此可以认定“控制前车架和后车架间夹角变化的锁定装置”为功能性限定，且应当解释为**说明书及附图记载的五个具体实施方式及其等同实施方式，而不是实现其功能的所有实施方式。

       纵观本案还发现，法院另查明，被控侵权产品的气弹簧是发明日之前容易在市场上买到的一种工业标准件。在法院看来，工业标准件是本领域的公知常识，因此存在本领域的普通技术人员可以不花费创造性劳动就能够想到并实现利用工业标准件气弹簧来替换**中的锁定装置的可能；但是构成等同技术特征必须同时具备以下条件，缺一不可，使用技术手段基本相同，实现的功能基本相同，达到的效果基本相同，本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。虽然权利要求保护的范围是权利要求记载的所有技术特征，但是控制前车架和后车架间夹角变化的装置是其发明对现有技术的**，具体实现发明的手段是说明书中记载的五种具体实施方式及其等同，不应当较为自由的拓展到权利要求的文字描述功能所表达的保护范围，才能保证保护范围与发明对现有技术产品做出贡献一致，在说明书没有写明具体可用的现有技术的情况下，发明对现有技术所作贡献应该没有包含与锁定装置结构不同或不等同的气弹簧，在气弹簧和锁定装置结构不同的情况下，应当认定两者技术手段的不等同，被控侵权产品未落入涉案**权的保护范围。

       笔者认为，权利要求的保护范围正如《欧洲**公约》第69条专门附加的协定书的规定，功能性限定特征的不应当理解为严格的字面含义，或将其理解为仅仅起到一种指导作用，还应当根据说明书和附图来理解发明，本案中“控制前车架和后车架间夹角变化”的五种具体实现方式是说明书记载的实现功能的手段的**，是其发明对现有技术所做的贡献，在说明书没有记载其他现有技术手段能够实现的情况下，权利要求的解释不应当扩展到**权人期望达到的所有实施方式。功能性特征应当是其具体实施方式及其等同，并不包含具有基本相同的功能和效果且技术手段结构之间差距较大的公知常识性的技术手段。或许，公知常识性的技术手段完全能够起到基本相同功能和效果，且被控侵权中气弹簧比**中的锁定装置结构更简单的情况下，当事人没有必要推进技术**的动力。由此可见，**权所能获得的*大保护范围并非取决于**授权时候功能性特征文字表述征涵盖的范围，而是取决于发明创造对技术的**。

       二、功能性特征的解释应与发明的贡献相当

       诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害“选择数据传输方法”的发明**权纠纷一案中，涉及的权利要求为一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息，所述终端设备还被配置为：检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息；以及所述终端设备被配置为：为了传送所述消息，选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法，其特征在于：所述特性信息是下列信息之一：信息类型，其指定所述消息中输入的和／或为所述消息选择的信息的格式；接收方的标识符；接收方标识符的类型；所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。

       本案说明书记载了选择数据的传送的方法的步骤或者效果，以及实现这些步骤或者效果的装置名称，没有记载装置的产品结构。法院认为，产品权利要**在方法步骤特征前附加“被配置为”进行限定，在文义上应该将“被配置为”理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，其范围均应结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定，说明书对权利要求所作说明或所提供实例进行描述，多数涉及的仍然是方法、步骤或者功能，而缺乏对终端设备本身的描述，也不能发现关于终端设备本身如何“被配置为”的具体实施方式，因此权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定。

       纵观本案，本领域技术人员根据说明书可以实现对选择数据的传送方法，这无疑是对现有方法做出贡献的发明创造，说明书缺乏对装置结构本身的描述，在没有写明实现对选择数据传送的产品实施方式的情况下，存在不能确定选择数据传送对现有技术产品贡献的可能，也就是说明书可能公开不充分。需要注意的是，在现有技术的产品不能实现产品权利要求中任何一个功能的情况下，应当理解产品权利要求无法实现，也就不能确定发明对现有技术产品贡献，无法判定其保护的范围。但是，如果权利要求包含现有技术中存在的一种设备或者多个现有装置简单组合的设备，产品权利要求可以解释为现有设备或者本领域技术人员不付出创造性劳动的基础上将实现上述功能的申请日之前的部件的简单组合。即使说明书没有公开产品结构，在考虑发明与其贡献相一致的情况下，就不应当简单将权利要求解释为申请日时实现该功能的所有实施方式的集合，或者解释为产品权利要求无法实现。

       当然，这样的理解正如欧洲**局《审查指南》所说的，只要熟悉该项技术的人知道利用其他方法可以得到相同功能即可，包含了现有技术或者根据现有技术简单组合来实现权利要求装置的技术方案，这也会使人对装置本身的创造性贡献何在产生疑问。由于存在现有技术（装置）组合实现特定功能的情形，因此在产品发明**侵权判定中，不应当过分的怀疑产品是否能够实现或者是否具备创造性，而是通过合理地分配举证责任帮助理解发明，清楚地解释发明对现有技术的贡献是产品结构的改进，还是现有技术的组合实现特定功能。因此，在与方法权利要求对应的产品权利要求的保护范围的解释中，不应当简单理解为囊括实现该功能的所有实施方式，更不应当理解为包含实现该功能的申请日之后的新的实现方式，以防止**权的不合理扩张，剥夺他人应用该发明构思对其实现发明或者对其进一步改造的权利。

       三、功能性限定技术特征的解释应当充分理解发明

       《审查指南》规定，对产品权利要求来说，尽量避免使用功能或者效果来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的试验或者操作或者所述领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。 这表明了没有否定采用功能性特征来限定发明，因此有必要合理的解释功能性特征所涵盖的范围，使发明与保护更加匹配。

       从理论上讲，对功能限定特征的解释有两种，一是功能性技术特征涵盖了能够实现所述功能的一切方式，二是仅仅涵盖说明书中记载的具体实现方式及其等同。这两种方式分别是通过权利要求的文字来解释功能性特征，或者通过说明书实施例来解释功能性特征，没有更多的考虑发明**能性特征对现有技术的贡献。正如“折叠车架”案中，发明对现有技术的贡献不是装置具有控制前车架和后车架间夹角变化的功能或者实现该功能的所有装置，而是具体结构的装置来实现该功能，因此将该功能定义为说明书中记载的具体实现方式及其申请时所述领域技术人员能够认识到的等同是合理的。

       同样，“对选择数据传输的方法”案中，权利要求保护一种装置，发明对现有技术的贡献是实现选择数据传输的方法，虽然说明书认为软件或者硬件都能够实现功能限定的技术特征，但是在说明书没有具体记载实现产品权利要求**能特征的手段属于现有技术装置上软件（计算机程序）或者硬件的增加或者改进，也没有发现某个功能不能实现的情况下，仅能认定是申请日所属领域技术手段的简单组合，而不包括随着技术发展后来才被认识到的等同。

       这种判断方式，是在充分了解现有技术和理解发明的情况下，考虑发明对技术进步所做的贡献后，选择两种理论中的一种对权利要求进行补充解释，从而避免对权利要求作出过宽或者过窄的解释，这与“中心限定原则”并不相同。进一步而言，采用这种方式对**权利要求进行解释其目的就是在于合理地界定**权的保护范围，使**权人获得的权利与其对现有技术所作贡献相一致，防止对**权人或者其竞争者中的任何一方产生过分的限制。

       四、结语

       在**权保护范围的问题上，既要为**权人提供充分有效的保护，又要确保法律的确定性，维护公众利益，两者不可偏废。因此，必须明确产品权利要**保护产品或者其改进提出的新的技术方案，保护的是生产制造出来的物品或者是由不同物品相互配合构成的物品系列，而不是一种方法或者设想。采用功能限定的产品权利要求，应当考虑其发明对现有技术的贡献点，确定其功能或者效果的解释是用来限定产品的结构、形状或者物理化学特性。也就是说，功能限定的产品权利要求保护的仍然是产品，功能性限定实际限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响，而不是简单地适用文字解释权利要求或者说明书中的具体实施方式及其等同的实施方式。
上一篇：中日**召开**审判专家会议 旨在共享相关信息
下一篇：苹果收购多项生物识别** 或改进Touch ID